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건설특허 침해에 따른 30억대 손해배상 소송, 전액 승소

법무법인 예율은 특허권을 보유한 회가 공사를 실시한 회사들을 상대로 ‘자신들의 특허기술을 무단으로 사용하여 공사를 했다’는 이유로 32억 원의 손해배상을 제기한 소송에서, 공사를 실시했던 회사들을 대리하여 전부 승소하였습니다.

 

특허법원 제 24부(부장 윤성식)은 지난 5월 15일 건설 특허를 보유한 건설업체가 건설을 시행한 회사 등을 상대로 손해배상을 청구한 사건에서, 피고들이 실시한 건설공법은 원고의 특허기술의 구성요건 중 일부가 결여되어있어 피고들은 원고의 특허권을 침해하지 않았다고 판단하며 약 32억 원의 손해배상 청구 전부를 기각했다. 이로써 예율은 1심에서 23억 원의 손해배상 청구를 방어했음에도 항소심에서는 1심의 결과마저 뒤집고 32억 원 전액 방어에 성공하였습니다.

 

원고 회사와 특허공법기술을 공동으로 소유한 건설회사 C는 원고 회사를 제외하고 다른 회사 A,B와 ‘특허공법의 독점적 실시권에 대한 전용사용계약’을 체결하면서 공사도급계약을 체결했습니다. 원고 회사는 C가 공동특허권자인 자신의 허락 없이 무단으로 특허기술을 A,B에게 사용허락하였다는 이유로 공동특허권자 C 및 건설업체 A,B에게 약 32억 상당의 손해배상청구를 하였습니다.

 

예율은 40년 경력의 ‘옥특허사무소’와 협업하며 원고 회사에 특허발명에 대하여 무효심판, 권리범위확인심판을 청구하였고, 피고들의 실시공법이 원고의 특허발명 중 일부 구성요소에 대해서는 원고 특허청구범위의 권리범위에 속하지 않는다는, 권리범위확인심판청구 일부 인용 심판을 받았습니다.

 

위 심판 이후, 이 사건 1심 재판부는 “피고들은 피고 실시공법을 사용하여 이 사건 공사를 수행함으로써 원고의 특허권을 침해하였다”고 판단하였으나, 원고의 32억 원의 청구 금액 중 9억원의 손해를 배상하도록 하는 판결을 내려, 예율은 약 32억 중 23억 원의 청구를 방어하였습니다.

 

예율은 23억 원 방어에 그치지 않고 김상겸(변호사시험 1회, 지적재산권법 전문), 김승환(변호사시험 6회, 지적재산권법 전문) 변호사가 주축이되어 “기술침해”부분에 대한 주장을 집중적으로 하며 항소심에 총력을 다하였습니다.

 

예율은 원고가 소유한 특허권은 신규성과 진보성이 결여되어 무효이며, 원고의 특허권과 피고가 실시한 공법이 차이가 있어 피고는 원고의 특허권을 침해하지 않았다고 주장하는데 집중하였습니다. 또한 재판부의 석명을 소홀히 보지 않고 재판부가 의문을 가졌던 세부적인 기술적 설명 및 PT에 주력하였습니다.

 

특히, 원고가 주장하는 특허권과 피고가 실시한 공법은 특정한 기술적인 원리를 이용하는지 여부에 대해서 명백히 차이점이 존재하여 전혀 다른 공법이고, 가사 침해가 인정된다고 하더라도 유사한 부분이 일부분에 불과하므로 손해배상액이 감액되어야 한다는 취지로 주장하였습니다.

 

원고는 원심에서의 주장을 유지하며 피고의 공법은 원고의 특허발명의 구성요소를 모두 포함하는 것으로서 피고들은 실질적으로 원고의 특허권과 동일한 방법의 공사를 시행했다고 주장했습니다. 이와 동시에 1심에서 인용된 약 9억원에 더하여, 2심에서는 피고들에게 3억원의 추가 손해배상금을 지급할 것을 청구하였습니다.

 

재판부는 원고의 특허권과 피고의 공사 방법의 차이점에 주목하며 원고의 주장을 받아들이지 않았습니다. 또한 재판부는 “피고 공법은 그 변경된 구성으로 인하여 제1항 발명의 구성요소들을 동일하게 그대로 포함하고 있다고 할 수 없고, 또 피고 공법이 그 구성변경에 의하더라도 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일하다거나 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 낸다고 보기도 어려우므로, 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.”고 판단하였습니다. 특허를 침해하지 않아 피고들이 원고에게 손해배상을 할 필요도 없으므로, 기존 9억원의 손해배상을 인용한 1심판결을 취소한다는 취지도 덧붙였습니다.

 

예율 지적재산권법팀 정지혜 변호사(변호사시험 3회)는 “구성요건완비의 원칙과 균등론 이라는 기본 대원칙에 입각해서 재판부에 원고와 피고의 기술의 차이를 이해시킨 것이 성패의 요인 아니었다 생각한다”며 판결을 분석했습니다.

 

구성요건완비의 원칙(전요소주의)이란 특허청구항의 복수구성요소 중 일부를 결여한 경우에는 침해 자체가 성립되지 않는다는 원칙이고, 균등론이란 다소 다른 부분이 있다고 할지라도 특허권과 실질적인 작용효과가 동일하다면 특허침해를 인정하는 원칙으로, 이 두 가지 원칙 모두 특허소송의 판례상의 대원칙입니다.

 

이 사건 특허법원 판결은 특허권과 구성요소가 일부 달라 그 기술적인 작용원리가 상이할 뿐만 아니라, 실질적으로 동일한 작용효과조차 없다면 특허침해로 보기 어렵다는 기존 대법원 판례의 태도를 그대로 따른 것으로 해석됩니다. 특허침해가 되지 않으면 당연히 특허침해를 전제로 한 손해배상 청구도 받아들여지지 않습니다.

 

예율은 1심에서 일부 승소한 결과에 안주하지 않고 원칙에 집중하여 전액 승소라는 쾌거를 이루어내었습니다.

 

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